La protección de la marca farmacéutica “BOTOX” contra el aprovechamiento indebido de su carácter distintivo y su notoriedad

El presente Documento & Análisis examina la reciente sentencia del TJUE de 20 de mayo de 2012, en el asunto C-100/11P, en la que el Tribunal de Justicia conoce de un recurso de casación contra una sentencia del Tribunal General en la que se anularon dos marcas comunitarias por aprovecharse indebidamente del carácter distintivo y de la notoriedad de la marca “BOTOX”. Asimismo, y en relación también con la marca BOTOX y su tutela contra el aprovechamiento indebido de la notoriedad, se alude a una sentencia de la AP de Alicante en que se destaca la necesidad de que exista un uso distintivo de un signo por parte de un tercero para que medie infracción de la marca.

1. La protección reforzada de las marcas que gozan de notoriedad o renombre
Tanto el Reglamento sobre la marca comunitaria [Reglamento (CE) núm. 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009], como la Directiva comunitaria de marcas [Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008] y las legislaciones nacionales que la transponen, reconocen el derecho que asiste al titular de la marca a impedir que cualquier tercero, sin su autorización, emplee en el tráfico económico determinados signos. En particular, para que el titular de una marca pueda ejercitar su ius prohibendi es necesario que el signo utilizado por el tercero encaje en algunas de la hipótesis previstas en el art. 9 del RMC y en el artículo 5 de la DM.