Marca registrada de mala fe: nunca opera la prescripción por tolerancia

1. El Derecho de marcas de la Unión Europea establece la llamada «prescripción o caducidad por tolerancia», en virtud de la cual el titular de una marca anterior —nacional o de la Unión Europea— que haya tolerado el uso de una marca posterior durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso no podrá solicitar la nulidad de la marca posterior ni oponerse a su uso basándose en dicha marca anterior, salvo que la solicitud de la marca posterior se hubiere efectuado de mala fe. Así se establece en el Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea (art. 61), en la Directiva (UE) 2015/2436 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (art. 9) y, previamente en la Directiva 2008/95/CE (art. 9).  Y así se dispone igualmente el artículo 52 de la Ley 17/2001, de Marcas.

2. Pues bien, el Tribunal de Justicia —en su Sentencia de 10 de julio de 2025, Sánchez Romero Carvajal Jabugo, C‑322/24, ECLI:EU:C:2025:556— ha dado respuesta a una cuestión prejudicial presentada por el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Alicante en la que se le preguntaba cómo debe entenderse esta regulación en aquellos casos en los que el titular de la marca anterior envía un requerimiento extrajudicial al titular de la marca posterior haciéndole notar que, como titular previo, puede instar la nulidad de la marca posterior dentro del plazo de cinco años al que se refiere la regulación, plazo que se indica expresamente en el requerimiento. En particular, lo que se le pregunta al Tribunal de Justicia es si la indicación de ese plazo en el requerimiento impide el ejercicio de la acción de nulidad de la marca posterior fuera de dicho plazo, argumentando que la marca posterior ha sido registrada de mala fe.

Como se recoge en la propia sentencia del Tribunal de Justicia, la opinión del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Alicante, al plantear la cuestión prejudicial, es que «el envío de un requerimiento extrajudicial por el titular de una marca anterior en el que se indica un plazo para el ejercicio de la acción de nulidad debería vincular a ese titular, dado que tal conducta ha generado en la empresa destinataria del requerimiento la confianza de que esa acción no se ejercitará una vez transcurrido dicho plazo». En consecuencia, el hecho de invocar, en un procedimiento judicial incoado tras la expiración de ese plazo, la mala fe de dicha empresa al presentar la solicitud de registro de una marca posterior, con el fin de evitar la aplicación del plazo de cinco años dentro del que es posible el ejercicio de la acción de nulidad, debiera —según el citado Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Alicante— considerarse un comportamiento contrario a la buena fe.

3. Sin embargo, el Tribunal de Justicia no acepta esta interpretación y declara que el titular de una marca anterior que ha indicado en un requerimiento extrajudicial, dirigido al titular de una marca posterior y que tiene por objeto que se cese en el uso de esta última, una fecha límite para el ejercicio de una acción de nulidad de tal marca, que coincide con la finalización del período de prescripción de cinco años consecutivos establecido por la normativa sobre la prescripción por tolerancia, «puede solicitar, después de la fecha indicada, la nulidad sobre la base de la mala fe del titular de la marca posterior al presentar la solicitud de registro de esta, aun cuando, en el momento del requerimiento, el titular de la marca anterior dispusiera de todos los elementos necesarios para considerar que esa solicitud de registro se había efectuado de mala fe».

Insiste para ello el Tribunal de Justicia en que, cuando la marca posterior se ha registrado de mala fe, no cabe aplicar la figura de la prescripción por tolerancia. En palabras del tribunal: «si la causa que sirve de base a la fundamentación de la acción de nulidad consiste en la mala fe del titular de la marca posterior al presentar la solicitud de registro de dicha marca, este último no puede, para frustrar dicha acción, invocar válidamente la prescripción por tolerancia».